上海曙曦贸易有限公司与株式会社利其尔、利其尔(上海)商贸有限公司等侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

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上海市高级人民法院

侵害外观设计专利权纠纷二审判决书

上诉人(原审被告):上海曙曦贸易有限公司,住所地中华人民共和国上海市浦东新区。
法定代表人:谢艳梅,董事长。
委托诉讼代理人:张偲杰,上海申骏律师事务所律师。
委托诉讼代理人:魏斌,上海申骏律师事务所律师。
被上诉人(原审原告):株式会社利其尔,住所地日本国富山市。
法定代表人:莲池浩二,董事长。
委托诉讼代理人:陈宗山,上海大邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人:王秀先,上海大邦律师事务所律师。
被上诉人(原审原告):利其尔(上海)商贸有限公司,住所地中华人民共和国上海市静安区。
法定代表人:麻野幸作,董事长。
委托诉讼代理人:熊磊之,上海大邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人:王秀先,上海大邦律师事务所律师。
原审被告:德盈商贸(深圳)有限公司,住所地中华人民共和国广东省深圳市。
法定代表人:许夏林,执行董事。
原审被告:昆山久聚源模塑有限公司,住所地中华人民共和国江苏省昆山市。
法定代表人:刘洪,执行董事兼总经理。
上列两原审被告的共同委托诉讼代理人:张偲杰,上海申骏律师事务所律师。
上列两原审被告的共同委托诉讼代理人:魏斌,上海申骏律师事务所律师。

一审法院经审理查明:
原告株式会社利其尔系名称为“饮料容器”、专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.4的外观设计专利的专利权人,专利申请日为2012年7月2日,授权公告日为2013年1月2日。原告利其尔上海公司系涉案专利的普通被许可方,许可合同有效期为2018年6月1日至2022年7月1日。涉案外观设计产品的设计要点为产品形状,最能表明设计要点的图片为主视图。涉案专利为一饮料容器,容器主体为类圆柱体,且圆柱体竖直边基本呈直线,顶边为一平缓之圆弧边,底边为一直边,顶边、底边与竖直边采用倒角过渡;杯盖由杯盖上部与杯盖下部两部分构成,每一部分都为一扁平圆柱体,一按钮位于杯盖上部下方与杯盖下部上方,按钮为类跑道形;杯体上部有一把手基座,基座为一扁平圆柱体,从基座两边各延伸出一圆弧形把手,圆弧形把手与杯体下部不接触,留有空隙。
2018年6月22日,两原告委托代理人向上海市东方公证处申请办理保全证据公证。同日上午,该处公证人员与委托代理人一同来到上海市浦建路XXX号三楼标有“爱婴室”等字样的商铺,该委托代理人在该商铺购得12个水杯(小票显示13个水杯)和一个塑料袋,当场取得小票一张,发票三张。该委托代理人对上述购物地点方位及购物所得等拍摄照片三十八张。同日下午,该处公证人员与委托代理人来到上海市大华路五三八号的“澳洲广场”商场,并在该商场一楼标有“爱婴室”字样的店铺内购得四个水杯和一个塑料袋,当场取得小票一张,发票一张。该处公证人员将上述物品带回公证处分别装箱密封,加贴封条予以固定,并制作了(2018)沪东证经字第11451、11452号公证书予以证明。根据该公证书记载以及一审当庭勘验结果,本案被控侵权产品名称为“B.Duck小黄鸭PPSU大水杯(300ml)”“B.Duck小黄鸭PPSU小水杯(200ml)”,被控侵权杯子的外包装上显示的商品信息均为“生产厂商:昆山久聚源模塑有限公司”“许可方:德盈商贸(深圳)有限公司”“被许可方:上海曙曦贸易有限公司”“?EnsGlobalMarketingLimited”“B.DuckTM”等,货号包括:FU-18-6630TM、FU-18-6661TM、FU-18-6647TM、FU-18-6678TM、FU-18-6654TM、FU-18-6531TM,两款杯子的原价分别为149元、129元,折后价为79元、69元,杯子内的使用说明书上有被告曙曦公司的公司名称、地址、电话和官网等信息。一审中,三被告亦当庭确认上述被控侵权产品系来源于己方。
被控侵权产品为儿童水杯,由三部分组成,杯体部分为圆柱体,竖直边与顶边、底边连接部均为圆角,杯口处有螺旋纹及固定杯把手的小突起;杯盖部分分为上、下两部分,每一部分都为一扁平圆柱体,一按钮位于上下两部分杯盖的中间,按钮为圆形;杯把手部分由一扁平圆柱体基座和从该基座两边对称延伸出的弧形把手组成。上述三个部分组装完成后,可见圆弧形把手与杯体之间存在空隙。
2018年8月3日,两原告委托代理人向上海市东方公证处申请保全证据公证。该委托代理人使用该处电脑登录淘宝网,对店铺名为“全球母婴馆”以及“同韵母婴专营店”“小燕子母婴坊”销售与两原告公证购买的前述被控侵权产品的外观、货号、产地信息一致的小黄鸭吸管杯产品的相关网页进行浏览录像并截屏打印。上海市东方公证处公证人员对上述全过程进行监督并制作了(2018)沪东证经字第14330号公证书予以证明。根据该份公证书记载,“全球母婴馆”淘宝店铺销售名称为“B.duck小黄鸭防摔PPSU材质宝宝水杯吸管杯带手柄婴儿重力球学饮杯”、与前述公证购买被控侵权产品外观、货号相同的多款产品,价格在79-89元,库存2,786件,累计评论134,交易成功69。“同韵母婴专营店”淘宝店铺销售名称为“B.duck小黄鸭婴儿水杯儿童宝宝吸管杯带背带双柄幼儿园宝宝水杯子”、与前述公证购买被控侵权产品外观、货号相同的六款产品,价格为89元、99元,库存为13-22件,月销量376、累计评价387。“小燕子母婴坊”淘宝店铺销售名称为“B.duck小黄鸭儿童水杯吸管保温壶防漏防摔喝水杯带手柄背带饮水杯”、与前述公证购买被控侵权产品外观、货号相同的七款产品,价格为89元、99元,库存50件,累计评论95,交易成功1。在上述店铺的宝贝详情页面上均有被告曙曦公司作为小黄鸭B.Duck中国区域授权商出具的授权书,授权店铺经销商销售B.Duck的产品,产品信息页面记载的产地为江苏省昆山市。
案外人森科产品有限公司(以下简称森科公司)是B.Duck小黄鸭品牌的持有人,被告德盈公司是该案外人在中国大陆地区投资设立的子公司。2016年10月1日,该案外人授权被告德盈公司作为该案外人以及B.Duck小黄鸭品牌在中国大陆授权形象的唯一总代理商,授权使用方式:生产、销售、提供服务,授权使用渠道:用于开展及运营品牌授权业务,授权第三方生产、销售品牌商品或提供品牌服务。2018年3月1日,被告德盈公司授权被告曙曦公司在产品上使用B.Duck小黄鸭品牌形象,授权期限:2018年3月1日至2019年2月28日;授权项目:仅限儿童保温杯、儿童不锈钢餐具、儿童学习筷;授权使用渠道:仅限于线上加线下零售渠道。
两原告为本案支出的合理费用包括:律师费60,000元、公证费及购买侵权产品费5,205.40元(已与另一关联案件分摊计算),共计65,205.40元。

一审庭审中,两原告向一审法院申请追加案外人森科公司为共同被告,理由为森科公司参与了品牌授权、产品的制造、销售过程并从中获利,故应承担连带责任。一审法院认为,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第七十三条规定,必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的,人民法院应当依照民事诉讼法第一百三十二条的规定,通知其参加;当事人也可以向人民法院申请追加。人民法院对当事人提出的申请,应当进行审查,申请理由不成立的,裁定驳回;申请理由成立的,书面通知被追加的当事人参加诉讼。本案系外观设计专利权纠纷,被控侵权产品使用B.Duck小黄鸭品牌的商标及形象经过授权,并不能当然推定原始品牌授权方森科公司明知该品牌具体使用在被控侵权产品上或者其直接参与了被控侵权产品的外观设计及制造,其获利亦是基于B.Duck小黄鸭品牌及形象产生的相关知识产权的广泛授权,故仅凭被控侵权产品外包装上的版权标记,无法认定森科公司与本案系争的专利侵权事实存在直接关联,且被告德盈公司作为B.Duck小黄鸭品牌在中国大陆地区的唯一总代理商已经参加了本案诉讼,故一审法院认为追加该案外人已无必要,故对两原告的追加申请以口头裁定方式予以驳回并已记明笔录。
一审法院认为,本案的争议焦点在于:一、三被告是否共同实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为;二、被控侵权产品的外观设计是否落入涉案外观设计专利权的保护范围;三、本案的民事责任承担问题。
关于第一个争议焦点。两原告认为,三被告之间存在分工合作关系,被告德盈公司是许可方、被告曙曦公司是被许可方,被告久聚源公司是生产商,被告曙曦公司在电商平台上对外许可授权实施了销售和许诺销售行为,因此,三被告共同实施了制造行为,被告曙曦公司和被告久聚源公司共同实施了销售和许诺销售行为。三被告认为,被告德盈公司只是品牌许可方,未参与任何制造行为,被告久聚源公司受被告曙曦公司委托作为代工方仅制造了杯盖和把手,被控侵权产品系由被告曙曦公司最终组装制造完成的。一审法院认为,根据被控侵权产品外包装上的商品来源信息以及三被告的当庭陈述,被告德盈公司作为B.Duck小黄鸭品牌的中国大陆唯一代理商对于涉案被控侵权产品使用其品牌系主观明知,被告久聚源公司亦未提交证据证明其与被告曙曦公司之间就委托加工关系约定的具体内容,因此,一审法院认定三被告共同实施了被控侵权产品的制造、销售。关于许诺销售行为,一审法院认为,由于淘宝店铺的经营主体并非三被告,店铺网页上展示相关授权书的行为不能被视为系被告曙曦公司实施了许诺销售行为,故对两原告的该项诉请不予支持。
关于第二个争议焦点。两原告认为,被控侵权产品外观与涉案外观设计专利构成相同或者近似。三被告认为两者的主要区别在于:1.杯盖按钮。被控侵权产品的按钮是圆形的,涉案专利的按钮是跑道形的,且下方有一圆形小孔;2.把手两侧。被控侵权产品的把手两侧有小凸起,涉案专利的把手两侧呈光滑面。
一审法院认为,根据专利法及相关司法解释规定,外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被控侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被控侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。在本案中,三被告所称的区别点对于外观设计整体而言过于细微,对于整体视觉效果未造成实质性影响,应当认定两者构成近似,故一审法院认定,被控侵权产品的外观设计落入涉案外观设计专利权的保护范围。
关于第三个争议焦点。一审法院认为,三被告以经营为目的,未经权利人许可,共同制造、销售与涉案外观设计专利相近似的产品,构成侵害涉案专利权,依法应该共同承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。
关于赔偿数额的问题。两原告要求以被告获利作为赔偿依据,计算方式为:根据(2018)沪东证经字第14330号公证书所示三家淘宝店铺的销售情况,可以得出三家店铺的已销售侵权产品577个,平均售价94元,销售金额为54,238元;库存侵权产品3,228个,售价自79元-99元不等,库存侵权产品金额为275,142元,故已销售和库存金额总计329,380元,由此,两原告还以前述线上销售金额为依据,根据其提交证据11所附的三份报告推断线下销售金额至少为823,450元-1,317,520元并按照50%的利润率计算得出三被告的侵权获利至少为576,415元-823,450元,进一步推断三被告的实际侵权获利超过100万元。在本案一审审理过程中,一审法院要求三被告提交相关财务账册以便作进一步核实,但三被告无正当理由未在合理期限内向一审法院提交。
一审法院认为,根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下赔偿。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十七条规定,权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的,人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定,要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证;在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据,而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料;侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。在本案中,虽然两原告对于被告获利计算方式中的线上销售数据及推定出的线下销售数据、利润率等因素存在不准确或者依据不足的瑕疵,但其已经提供了三被告因侵权获利的初步证据,在三被告拒不提交由其掌握的侵权产品销售账簿资料的情况下,一审法院根据两原告的赔偿数额主张结合现有的证据,参考两原告的计算方式认定侵权人因侵权所获得的利益,并最终酌情确定赔偿数额。关于合理费用,一审法院根据两原告实际支出的公证费用、购买侵权产品费用、实际委托律师产生的费用及行业收费标准、关联案件分摊等因素酌情予以确定。
关于两原告销毁库存侵权产品、半成品、专用模具、设备的诉请,一审法院认为,如果三被告处还有侵权产品库存,则应当予以销毁,这属于停止侵权的民事责任范畴;但鉴于两原告未向一审法院提供证据证明生产侵权产品的专用模具和设备的名称和型号,以及所谓半成品的具体名称、是否构成专利侵权等事实,一审法院认为,两原告的相关诉请不明确,缺乏事实与法律依据,对该诉请不予支持。

二审中,曙曦公司向本院提交以下新的证据材料:1.“保温瓶盖”外观设计专利文件,用以证明被控侵权产品的瓶盖取得了外观设计专利权,被控侵权产品具有明显区别设计特征,未落入涉案专利权的保护范围;2.浙江爱婴室物流有限公司的验收单及退货协议,3.北京正兴华代科技有限公司的销售订单及退货单,4.芜湖麦东电子商务有限公司的销售订单,5.上海恒鼎包装制品有限公司的采购合同,6.昆山久聚源模塑有限公司的采购合同,7.东莞市银燕塑料容器有限公司的采购合同等,证据2-7用以证明被控侵权产品的销售额约53万元、采购成本约64万元,被控侵权产品销售时间短、数量少,因本案诉讼而大量下架召回未进入市场,上诉人经营被控侵权产品实际未获利,即使按照实际销售占生产总量的比例计算相应采购成本,上诉人的直接销售利润也远低于一审判赔金额;8.2018CBME孕婴童、CBME童装展参展商/赞助商空地合同,9.上诉人向小黄鸭品牌授权方支付授权金的付款回单及请款指示,证据8-9用以证明被控侵权产品使用的小黄鸭品牌价值高,产品外观设计对于销售贡献较低,应从利润中合理扣除品牌价值所产生的利益以及上诉人获得品牌授权的成本。

审判长马剑峰
审判员朱佳平
审判员陶冶
法官助理刘伟
书记员刘伟

2020-11-27

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