西格里碳素股份公司(SGL CARBON SE)与东莞市西格理石墨制品有限公司侵害商标权纠纷一案民事一审判决书

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东莞市第三人民法院

侵害商标权纠纷一审判决书

原告:西格里碳素股份公司(SGLCARBONSE),住所地为德意志联邦共和国65201威斯巴登Sohnlein街8号。
法定代表人:Dr.DirkMatthes。
委托诉讼代理人:王晗,北京德恒(东莞)律师事务所律师。
委托诉讼代理人:尹惠娟,北京德恒(东莞)律师事务所律师。
被告:东莞市嘉辉石墨制品有限公司(原公司名称为东莞市西格理石墨制品有限公司),住所地为广东省东莞市黄江镇田美社区************。
法定代表人:李某1。

本院经审理认定事实如下:第5697225号“SGL”注册商标,核定使用商品类别为第1类:块状、颗粒状或粉状的工业用石墨;工业用石墨盐(扩张性石墨用)等,注册有效期自2011年3月21日至2021年3月20日;第5697223号“SGL”注册商标,核定使用商品类别为第9类:电子仪器、设备和装置用由碳;碳纤维强化碳;高温碳涂层等,注册有效期自2009年9月7日至2029年9月6日;第5697218号“SGL”注册商标,核定使用商品类别为第19类:碳或石墨制铸造塑模;碳或石墨制浇铸槽;碳或石墨制冷铸模等,注册有效期自2009年11月14日至2029年11月13日。第5697234号“西格里”注册商标,核定使用商品类别为第1类:块状、颗粒状或粉状的工业用碳黑;块状、颗粒状或粉状的工业用石墨等,注册有效期自2010年1月21日至2030年1月20日;第5697233号“西格里”注册商标,核定使用商品类别为第7类:由碳、碳纤维强化塑料;碳纤维强化碳等,注册有效期自2009年7月28日至2029年7月27日;第5697227号“西格里”注册商标,核定使用商品类别为第19类:碳或石墨制铸造塑模;碳或石墨制浇铸槽等,注册有效期自2009年11月14日至2029年11月13日。上述注册商标权利人均为原告,注册商标专用权均在有效期内。西格里特种石墨(上海)有限公司系原告在中国境内投资设立的全资子公司,原告提供了其于2019年期间参加展会的照片、原告碳素产品宣传册、其全资子公司获得各部门颁发的荣誉证书、关于原告企业及其产品的新闻报道等,以证明其持续使用及宣传涉案商标、涉案商标产品知名度高。
(2019)粤莞东莞第46118号公证书载明2019年11月29日,原告代理人与公证处工作人员进行以下保全证据行为:在IE浏览器输入并打开http://www.xglgraphite.com网页,点击“公司简介”页面显示东莞市西格理石墨制品有限公司相关简介及公司招牌照片“”。点击“联系我们”页面显示东莞市西格理石墨制品有限公司的电话、传真、手机:李先生1343*******,地址:东莞市***********等信息。(2019)粤莞东莞第46119号公证书载明2019年11月29日,原告代理人与公证处工作人员进行以下保全证据行为:在IE浏览器输入并打开https://shop134*****30852.1688.com网页,点击“查看工商注册信息”页面显示东莞市西格理石墨制品有限公司的成立时间、经营范围、注册地址等工商注册信息。点击“供应产品”页面显示店铺内展示的产品图片、名称及价格的介绍内容,产品图片有“XGL”水印,如“”“”。庭审中被告对公证书真实性予以确认,确认http://www.xglgraphite.com系其登记注册的网页域名,确认其在1688网站上登记注册的店铺网址为https://shop134*****30852.1688.com,店铺内展示的是被告公司产品。
原告明确其主张的侵权行为:1.被告在其经营场所前台装饰使用“XGL”标识;2.被告在其网站店铺的产品介绍、产品名称中使用“西格理”“XGL”,属于在同一种商品上使用与原告注册商标“西格里”“SGL”近似的商标,容易造成混淆;3.被告官网网址为http://www.xglgraphite.com,“XGL”是该域名的显著部分,其中graphite的中文意思是石墨。被告将“XGL”注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认。
另查,本院于2020年3月18日立案受理的(2020)粤1973民初5154号原告诉被告不正当竞争纠纷一案中,原告向本院提出如下诉讼请求:1被告立即停止“代理德国西格里进口石墨材料,2006年取得德国西格里碳素集团(SGLCARBONGROUP)中国华南地区总代理”的虚假宣传行为;2.被告立即停止使用含有“西格理”文字的字号,限期到行政管理部门变更字号,变更后的字号不得包含与西格里近似的字样;3.被告在其公司主页刊登内容含有“本公司与西格里碳素股份公司无任何从属关系、业务关系”的声明;4.被告赔偿原告包含制止不正当经营行为支付的合理费用在内的经济损失40万元;5.本案诉讼费由被告负担。
再查,经查询国家企业信用信息公示系统,被告于2014年4月1日成立,原经营范围为产销石墨制品。被告于2020年9月22日将公司名称“东莞市西格理石墨制品有限公司”变更为“东莞市嘉辉石墨制品有限公司”,经营范围变更为产销、研发:石墨制品、石墨等。
原告主张为本案支出律师费人民币50000元,并提供了《民事委托代理合同》、律师费发票为据。
以上事实,有原告提交的商标注册信息,商标续展证明,商标转让证明,侵权公证书,ICP/IP地址/域名信息备案管理系统公共查询结果,律师费发票,原告公司的宣传资料及新闻报道,国家企业信用信息公示系统查询信息等证据及本院的庭审笔录附卷证实。

本院认为,原告系德意志联邦共和国登记成立的公司,是外国法人,本案为涉外侵害商标权纠纷。关于准据法,《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条规定:“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。”本案中,原告向本院提起诉讼请求保护其知识产权,故本案应以中华人民共和国法律作为争议适用的准据法。
原告作为第5697234号、5697233号、5697227号、5697225号、5697223号、5697218号商标的权利人,在上述商标的有效期限内,依法对上述商标享有专用权。原告提供的(2019)粤莞东莞第46118号《公证书》、(2019)粤莞东莞第46119号《公证书》由公证机关依职权作出,程序、来源合法,形式完整,被告对公证行为所公证的事实予以确认,本院对公证书记载的事实予以确认。根据公证书载明:被告在其网站页面展示的经营场所前台招牌“”、在其店铺展示的石墨制品等产品中有“XGL”水印、产品介绍文字部分有“西格理厂家直销”字样。本院认为,被控侵权的石墨制品等产品与原告第5697234号、5697233号、5697227号、5697225号、5697223号、5697218号注册商标核定使用的商品为同一种或类似商品,经比对,被告在其石墨制品等产品以及经营场所前台招牌使用的“XGL”与原告第5697225号、第5697223号、第5697218号注册商标“SGL”,在呼叫读音上近似,“西格理”与原告第5697234号、5697233号、5697227号注册商标“西格里”,读音完全相同,文字极其近似。被告在其经营场所前台招牌上、在其店铺展示的石墨制品等产品使用的“XGL”“西格理”标识,易使相关公众对该商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。故根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第(二)项,“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”之规定,本院认定,被告上述行为侵犯了原告第5697234号、5697233号、5697227号、5697225号、5697223号、5697218号注册商标专用权。因此被告应立即停止侵犯原告第5697234号、5697233号、5697227号、5697225号、5697223号、5697218号注册商标专用权的行为。
原告主张被告注册并使用的域名http://www.xglgraphite.com侵犯其注册商标专用权。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的属于商标法规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。原告的注册商标“SGL”在我国获准注册,被告注册并使用的域名http://www.xglgraphite.com,主体部分“xglgraphite”的“graphite”的中文翻译是“石墨”,该域名中起主要识别作用的部分为“XGL”与原告“SGL”商标尤其在呼叫读音上非常近似,被告在该网页展示、宣传其公司石墨制品等产品,与原告的该商标核定使用商品碳和石墨制品系类似商品,足以造成相关公众的误认,造成与原告提供的产品或者原告网站的混淆,误导网络用户访问其网站。本院认定,被告注册并使用域名http://www.xglgraphite.com的行为构成侵犯原告第5697225号、5697223号、5697218号注册商标专用权。
被告的上述行为构成侵权,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。至于赔偿数额,由于原告没有提供证据证明其因案涉侵权所遭受的损失或者被告因侵权行为所获得的利益,根据《中华人民共和国商标法》第六十三条的规定,被告的赔偿数额由本院在人民币500万元以下酌情确定。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定”的规定,本院在判定赔偿数额时综合考虑被告侵权的主观过错程度、侵权行为的性质、经营规模、经营方式、案涉注册商标的知名度以及原告为本案支出的合理费用,酌情判定被告赔偿原告包括合理维权费用在内的经济损失100000元。对于原告超出该部分的诉讼请求,本院不予支持。
综上所述,本院依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、第一百三十四条,《中华人民共和国商标法》第五十七条、第六十三条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定,判决如下:

一、被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司立即停止侵犯原告西格里碳素股份公司(SGLCARBONSE)第5697234号、5697233号、5697227号、5697225号、5697223号、5697218号注册商标专用权的行为,即立即停止在其生产、销售的石墨、石墨模具、石墨精密机械密封件、石墨制品等产品上使用“XGL”“西格理”标识;
二、被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司于本判决生效之日起十日内拆除含有“XGL”字样的门店招牌;
三、被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司于本判决生效之日起十日内停止使用并注销http://www.xglgraphite.com网站域名;
四、被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告西格里碳素股份公司(SGLCARBONSE)包括维权合理开支在内的经济损失100000元;
五、驳回原告西格里碳素股份公司(SGLCARBONSE)其他诉讼请求。
如未按本判决书指定的期限履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费8800元,由被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司负担。
如不服本判决,原告西格里碳素股份公司(SGLCARBONSE)可在判决书送达之日起三十日内,被告东莞市嘉辉石墨制品有限公司可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省东莞市中级人民法院。

审判长钟丽丽
审判员刘冠
审判员吉海燕
书记员黄翠玉

2020-12-01

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