湖南韶山毛家饭店发展有限公司、上海湘望府餐饮管理有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书

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上海知识产权法院

民事判决书

(2020)沪73民终169号

上诉人(原审原告):湖南韶山毛家饭店发展有限公司,住所地湖南省韶山市。
法定代表人:毛桃芝,该公司董事长。
委托诉讼代理人:宋子轩,湖南思博达律师事务所律师。
委托诉讼代理人:田达良,北京市集佳律师事务所律师。
上诉人(原审被告):上海湘望府餐饮管理有限公司,住所地上海市宝山区。
法定代表人:蒋鹏,该公司执行董事。
委托诉讼代理人:吴延佳,上海市浩信律师事务所律师。

毛家饭店辩称,一审判决认定湘望府公司使用的诉争标识与毛家饭店的注册商标构成近似,构成商标侵权,事实认定清楚,适用法律正确,且目前湘望府公司并未停止使用诉争标识,侵权恶意明显。综上,请求二审法院驳回湘望府公司的上诉请求。
毛家饭店向一审法院提出诉讼请求,请求判令:1.湘望府公司立即停止侵害毛家饭店第765479号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标专用权的行为;2.湘望府公司赔偿毛家饭店经济损失500,000元;3.湘望府公司赔偿毛家饭店因制止侵权行为的合理费用50,000元(公证费3,000元、律师费40,000及差旅费7,000元)。

一审法院认为,首先,毛家饭店作为涉案第765479、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX号注册商标的专用权人,在注册商标的有效期限内,毛家饭店对涉案商标享有的注册商标专用权依法受到法律保护。根据《中华人民共和国商标法》的规定,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致混淆的,构成对注册商标专用权的侵犯。有关商品商标的规定,亦同样适用于服务商标。
其次,湘望府公司实施本案被控侵权行为。第一,本案公证保全时店铺地址明确注明为湘望府公司工商登记地址,在无其他证据足以推翻的情况下,应认定湘望府公司在其经营的俏婆婆毛家湘悦楼的门头、店招、菜单、内部装饰等餐饮服务配套设施上使用了被控侵权标识。第二,湘望府公司虽表示大众点评网上的内容系网站自行录入的,并非由其上传,但确认该网页上的“毛家湘悦楼(菊盛路店)”确系其经营的店铺,网页上的地址、照片等内容亦属实。且根据汉涛公司的两份《回函》中内容可见,美团旗下关联公司与商户签署的合同可以在大众点评平台同步予以展示,以及大众点评上的商家信息(商户名称、地址、菜单、照片等)系均由商家的账号进行操作上传或修改。综上,在湘望府公司未提供相反证据的情况下,一审法院认为根据现有证据可以认定大众点评网上的店铺名称“毛家湘悦楼(菊盛店)”系由湘望府公司上传。
再次,湘望府公司系在同一种服务上使用与毛家饭店注册商标近似的商标,且容易导致混淆。
第一,被控侵权标识是否构成商标性使用。湘望府公司将被控侵权标识用于门头招牌、菜单、干、湿纸巾包装、店面装潢、预打账单、收据及大众点评网上,应当认定该标识已经具有了标示服务来源的作用,构成了商标性使用。
第二,毛家饭店享有的第765479、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX号注册商标核定服务项目均包含有餐馆,与湘望府公司经营的俏婆婆毛家湘悦楼提供的餐饮服务属于相同服务。
第三,被控侵权标识与该注册商标构成近似。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条的规定,在商标侵权案件中,认定被控侵权商标与主张权利的注册商标是否近似,应当视所涉商标或其构成要素的显著程度、市场知名度等具体情况,在考虑和对比文字的字形、读音、含义、图形的构图和颜色,或者各构成要素的组成结构等基础上,对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断,其整体或主要部分具有市场混淆可能性的,应当认定构成近似。将涉案商标与被控侵权标识进行比对,第765479号“”注册商标系图文组合商标,图形部分为太阳落山的风景图,文字部分为“毛家”,根据一般的呼叫习惯,起到主要识别作用的系文字“毛家”;第XXXXXXX号“”注册商标亦系图文组合商标,图形部分系“毛”的变形,文字部分为“毛家饭店”,“饭店”为通用名词,故起到主要识别作用的系“毛家”;第XXXXXXX号“”及第XXXXXXX号“”注册商标系“毛家”文字商标,但“毛家”两字均为特殊字体,具有一定的美感,显著性较高。而对比被控侵权行为,1.在门店门头上,湘望府公司将“俏婆婆”与“毛家湘悦楼”拆分使用并分列两行,“毛家湘悦楼”相比“俏婆婆”字体明显较大许多,故起到主要识别作用的系“毛家湘悦楼”;2.在鲜榨果汁的菜单上的被控侵权标识系:图形+毛家湘悦楼文字+MAOJIAXIANGYUELOU拼音,图形为彩色版的老奶奶侧面头像,拼音字体较小,且所对应的文字即为“毛家湘悦楼”,故按照一般人的呼叫习惯,该标识中起到主要识别作用的系“毛家湘悦楼”文字;3.在食谱菜单上的被控侵权标识系:图形+俏婆文字+PRETTYWOMAN英文+毛家湘悦楼文字,其中“图形”、“俏婆”文字、“PRETTYWOMAN”英文与“毛家湘悦楼”文字分列两行,图形为彩色版的老奶奶侧面头像,旁边的“俏婆”文字及“PRETTYWOMAN”英文与老奶奶的头像相呼应,该标识中起到主要识别作用的系文字“毛家湘悦楼”;4.湿纸巾包装上的被控侵权标识系:+俏婆婆文字+PRETTYWOMAN英文+毛家湘悦楼文字,“”、“俏婆婆”、“PRETTYWOMAN”英文与“毛家湘悦楼”文字分列两行,“”、文字“俏婆婆”及英文“PRETTYWOMAN”所占版幅明显小于文字“毛家湘悦楼”,故该标识中起到主要识别作用的系“毛家湘悦楼”文字;5.干纸巾包装上的被控侵权标识系:图形+毛家湘悦楼文字+MAOJIAXIANGYUELOU拼音,图形与“毛家湘悦楼”文字及拼音分列两行,该图形为彩色版的老奶奶侧面头像,拼音字体较小,且所对应的文字即为“毛家湘悦楼”,故起到主要识别作用的系“毛家湘悦楼”文字;6.玻璃墙的外立面中央腰带处及收据中的收款事由上的被控侵权标识系文字“毛家湘悦楼”;7.预打账单及大众点评网上的被控侵权标识均系文字“毛家湘悦楼(菊盛店)”,其中“(菊盛店)”指向的是店铺地址,故主要起到识别作用的系“毛家湘悦楼”文字。综上,被控侵权标识中起到主要识别作用的认读部分,即“毛家湘悦楼”完整包含了权利商标或其主要识别部分,且“毛家湘悦楼”中的“湘”为湖南的别称,“悦”为高兴、愉快之义,“楼”常用于店铺名称,“毛家湘悦楼”亦未产生区别于权利商标的其他含义。再考虑到原告毛家饭店注册商标的知名度、显著性及使用状况,一审法院认为被控侵权标识与原告主张的权利商标构成近似。
第四,湘望府公司的侵权行为在客观上确会造成一般公众对商品来源或双方是否存在关联关系产生混淆。
第五,湘望府公司虽被授权使用第XXXXXXXX号“”及第XXXXXXXX号“”注册商标,而湘望府公司在实际使用过程中,对上述注册商标进行了简化、拆分等不规范使用,上述使用方式客观上易使相关公众对商标的来源产生误认或者认为其来源与原告毛家饭店注册商标的服务有特定的联系。故湘望府公司就其使用的系经过合法授权的注册商标,并未侵害毛家饭店的注册商标专用权的抗辩意见,一审法院不予采纳。
综上,湘望府公司的被控侵权行为侵犯了毛家饭店的注册商标专用权。
然后,综上所述,湘望府公司应当承担相应的法律责任。湘望府公司并未提供相应证据证明其已停止涉案侵权行为,现毛家饭店坚持主张要求湘望府公司停止侵权,该诉请于法有据,一审法院予以支持。另,湘望府公司亦应赔偿毛家饭店经济损失及承担相应合理费用。关于经济损失,诉讼中毛家饭店要求湘望府公司提供其财务账册,湘望府公司亦于庭后提供了相应的财务账册,但毛家饭店对该账册的真实性、合法性及关联性均不予认可。本院认为,湘望府公司的财务账册与因其侵权行为所获利润之间并无直接的因果关系,不能作为毛家饭店主张经济赔偿的依据,现因毛家饭店既不能证明其因湘望府公司的侵权行为而遭受的实际损失,也不能证明湘望府公司因涉案侵权行为而获得的利润,故一审法院综合考虑湘望府公司侵权的主观过错程度、侵权行为的性质、持续的时间、经营规模、经营方式、涉案注册商标的知名度等因素酌定赔偿数额。关于公证费,毛家饭店提供了相应发票,且公证确属维权所需,故一审法院予以全额支持。关于律师费,毛家饭店主张两位来自不同律师事务所的律师的代理费各20,000元,共计40,000元,且就此并未提供相应的律师费发票。一审法院认为,毛家饭店因在本案庭审过程中更换代理律师而另行产生的律师费并非必要的合理费用,但考虑到本案确有律师代理毛家饭店全程参与本案诉讼,故一审法院结合案件繁简程度、代理律师的实际工作量及相关律师服务收费政府指导价标准、实际判赔额与诉请赔偿额的比例就本案律师费予以酌定为20,000元。关于差旅费,毛家饭店虽主张7,000元,但并未提供全额票据,且上述金额中有部分与(2019)沪0110民初11801号案件中主张的相应费用重合,但考虑到本案毛家饭店代理人系湖南省律所的律师,因本案诉讼,确会产生一定的差旅费用,故一审法院将结合案件繁简程度酌情确定差旅费金额为5,000元。
最后,根据《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条的规定,商标法修改决定施行前发生,持续到该决定施行后的行为的,适用修改后的商标法的规定,鉴于湘望府公司并未提供相应证据予以证明其已经停止实施侵权行为,故本案应当适用《中华人民共和国商标法》(2019年4月23日第四次修正)。

本案二审期间,上诉人毛家饭店提交了以下证据:证据1诉讼代理合同;证据2律师费发票;证据3湘望府公司涉案店铺用餐相关照片;证据4湘望府公司涉案店铺提供的湿纸巾上印有二维码所对应的微信公众号情况;证据5湘望府公司大众点评网店铺截图。上诉人湘望府公司发表质证意见:认可证据1、2的真实性,对证据3照片中的店铺门头情况及发票的真实性认可,对小毛巾和账单的真实性不认可,对证据4、5认为已经删除侵权内容。经当庭勘验,双方确认证据4公众号的运营者是个人、证据5中的相关侵权内容已经删除。对此,本院认为,证据1、2不属于二审新证据,本院对此不予采纳;证据3形成于本案二审期间,经核对复制件与原件一致,且与本案具有关联,本院对此予以确认;证据4与本案当事人没有关联性,不予采信。
本院经审理查明,一审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院另查明,毛家饭店一审提供的证据显示,2010年5月,毛家饭店与上海市黄浦区六合路毛家饭店签订特许加盟合同书,特许上海市黄浦区六合路毛家饭店开设毛家饭店连锁店,有偿使用“毛家”注册商标及其相关商号、店牌、店徽、经营模式、装璜式样与毛家企业文化等,有效期自2010年5月14日起至2013年5月13日止,加盟费35万元。合同所附毛家饭店加盟收费标准中记载,北京、重庆、上海、天津店铺总面积1,000m2三年加盟金为30万元。
2010年6月10日,涉案店铺门头店招已改为“俏婆婆毛家湘悦楼”,但毛巾包装上的标识仍为“图形+俏婆婆+毛家湘悦楼”三行排列,其中第三行“毛家湘悦楼”字体最大,机打账单上也有“毛家湘悦楼”字样。
本院经审理查明,一审法院认定事实属实,本院予以确认。
本院认为,本案二审的争议焦点在于:一是湘望府公司使用的被诉侵权标识与毛家饭店所主张的权利商标是否构成近似;二是一审判决的民事责任承担方式是否合理。
关于争议焦点一。在案证据显示毛家饭店系涉案四个权利商标的商标权人,权利商标具有一定的知名度,而“毛家”系权利商标的显著识别部分。湘望府公司在其经营的店铺中或使用俏婆婆头像+毛家湘悦楼文字组合标识,或使用毛家湘悦楼文字标识、或使用毛家文字标识,毛家亦均起到了主要识别作用,与权利商标中的显著识别部分的“毛家”文字相同,易使相关公众产生湘望府公司提供的餐饮服务来源于毛家饭店或与毛家饭店有关的混淆和误认。一审法院结合权利商标的知名度、显著性及使用状况、被诉侵权标识的使用情况,认定两者构成近似,并无不当,本院予以维持。
关于争议焦点二。首先,关于侵止侵权。湘望府公司使用被诉侵权标识构成商标侵权,在毛家饭店不确认湘望府公司已停止使用被诉侵权标识的情况下,一审法院判决湘望府公司承担停止侵权的民事责任,并无不当。本院也注意到,毛家饭店二审提交的证据显示,本案二审期间,涉案店铺使用的毛巾包装及机打账单上仍然标识有“毛家湘悦楼”标识,故湘望府公司主张已停止使用诉争标识的上诉理由不能成立,本院不予支持,上诉人据此主张一审法院适用修改后的商标法系法律适用错误,本院不予支持。其次,关于一审判决确定的判赔金额是否合理。根据商标法相关规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中,鉴于没有证据证明毛家饭店因被侵权所受到的实际损失或者湘望府公司因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费,一审法院适用法定赔偿,综合考虑湘望府公司侵权主观过错程度、侵权行为的性质、持续的时间、经营规模、经营方式、注册商标知名度、维权费用支出的合理性、必要性等因素,酌情确定判赔经济损失和合理费用共计128,000元,并无不当,具体判赔数额亦在人民法院自由裁量范围内,对此,本院予以确认。鉴于,现有证据无法反映被诉侵权行为的起始时间,毛家饭店主张一审判赔金额过低的上诉理由,不能成立,本院不予支持。
综上所述,两上诉人的上诉请求均不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费10,490元,由湖南韶山毛家饭店发展有限公司负担7,630元,上海湘望府餐饮管理有限公司负担2,860元。
本判决为终审判决。

审判长何渊
审判员陈瑶瑶
审判员胡宓
法官助理陶冠东
书记员陈兵

2020-09-28

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